2021.10.18 万字拆解·创业者必看的商标侵权与维权案例库,短视频自媒体IP打造必修课
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万字拆解·创业者必看的商标侵权与维权案例库,短视频自媒体IP打造必修课
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生财有术
郭谷泰年10月18日17:10
写在前面
大家好,我是郭谷泰,是广东深天正律师事务所的一名执业律师,也是“云上律师团”的成员。这里首先感谢涛哥对我们云上律师团的支持。
上学时,我梦想做作家,我为此努力过,无果。大学毕业后我做过销售、包工头。因与他人打官司,结识法律,而转业成为一名律师。所以对我自己的总结是梦想做作家的包工头转行做了律师。某一天,我才明白。其实我是个俗人,没有什么职业理想。我只是想有很多钱,自由地生活。我不在乎有没有把自己的思想装进别人的脑袋,只是想把钱从别人的口袋拿进自己的口袋。
个人觉得相比你想要成为什么样的人,对你现在面对的人和事负责更加重要。作为一名主做民商事诉讼,对知识产权有点研究的执业律师,现在面对10000家企业和个人,我的责任是:基于对商标纠纷实务处理的经验和对相关商标法律的理解,构建一个商标法及相关法律的基本轮廓,提供常见商标纠纷解决的基本思路。通过这种方式,让更多人知道我们是干什么的?以后有相关问题会找到我们。同样希望这样的方式会成为法制中国建设的一份力量。
商标注册?
在互联网时代,原创一个视频号或者一个抖音商业IP号是网络上很常见的事,那如何保证这个视频号或商业IP是属于你自己专用,不会被他人复制、模仿或恶意使用?方法是在创建视频号或IP号之前向国家知识产权局商标局申请注册商标。我国商标实行注册取得制度(注册即取得),商标注册成功后,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。
去年代理过一个的侵害商标专用权纠纷的案件。A和B合伙从事中国到沙特的国际货运代理业务,两人合伙在沙特设计了‘伊斯纳德’商标,并将商标注册登记在香港的伊斯纳德公司名下,但同时,B在隐瞒A的情况下向大陆商标局申请‘伊斯纳德’商标在39类(货运运输、物流、货物递送)和第35类(广告宣传类)为注册商标,并成功注册在B自己公司的名下。后A、B发生矛盾散伙,A自立门户成立C公司,并使用‘伊斯纳德’商标开展业务和宣传。然后B在大陆的公司以侵害商标专用权将A和C公司起诉至法院。A和C公司从两方面做回应,一是向国家知识产权局商标局申请宣告涉案商标无效;另一方面积极应诉,但经龙岗区人民法院和深圳市中级人民法院两级法院的审理,最终法院认定C公司侵害商标专用权,判决C公司作出赔偿,并停止使用涉案商标。
在‘王老吉’、‘红牛’两个商标争夺案件中,两败诉方加多宝公司和中国红牛公司是同样的情况:他们并不是真正的商标注册人。两企业能使用商标,是因为商标注册人的许可,而一旦商标注册人撤回许可,两企业就无权继续使用商标,尽管两企业均为涉案商标投入上亿元的广告宣传,也无法使商标的专用权转移。不讲道德,只谈法律。如果没有法定的抗辩理由,使用他人注册商标构成侵害商标专用权是无可争议。
国家知识产权局商标局公布的数据显示,到2021年6月15日止,全国有效商标的注册量约为3170万件,而目前一个季度的商标有效注册件数在360万左右,其中最多的是广东省,一个季度近70万有效注册件数。有效商标的注册量庞大且增长迅猛,除法律保护商标专用外,另一原因是申请注册商标的成本低。
2019年7月1日起,商标局使用新的收费标准:受理商标注册的费用300元/个(网上申请的是270元/个),聘请一个商标代理机构去申请商标注册的价格在深圳大概在1000-1300元/个。商标注册的有效期为10年,10年内不需额外支付费用,10年后商标续展注册费用为500元/个(2019年7月1日之前是1000元/个)。就是说按目前商标局的收费标准,在深圳申请一个注册商标的价格在1500元左右,维护一个合法有效的注册商标的成本50元/年/件。
实务中,一般申请注册商标都委托商标代理机构或律师事务所去做。因为他们更熟悉流程、能提供专业的建议、费用不是很高。但仍需商标注册人注意以下几点:
1.在申请注册前,在商标局官网查询下是否已有类似或相同的注册商标,实务中因为此种原因被驳回的比例是很高的;
2.另一点是需要耐心等待,一般从申请到商标局颁发商标注册证需要12个月-18个月的时间;
3.注册商标需在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。商标是采用尼斯分类,将商品和服务分为45类,1-35类为商品,36-45类为服务。即在申请注册前,商标注册人需要评估,经过企业3到5年的发展,在以下哪些商品(服务)类别中会用到商标。比如一般的商标注册申请人除在本行业申请注册商标外,会在第35类(广告销售类)申请注册商标,做餐饮的企业也会考虑在糕点食品或陶瓷器具或住宿等类目中申请注册。
(下图为尼斯分类表)
‘姚安娜’是好的商标嘛?
法律规定与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合均可以作为商标申请注册。但同时法律也做了禁止性的规定,总结下来大概有以下四类不能用做商标:
1.国家、政府部门使用的标志,国徽、国旗;官方标志、检验印记等已经出现的公共意义上的标志;
2.地名,县级以上行政区划的地名(深圳、福田都不可以作为商标)。但2001年之前注册成功的仍然继续有效,比如泸州老窖的‘泸州’商标是在1991年注册的,所以这个商标是现行有效的;
3.民族歧视性的、欺骗性的;
4.仅表示商品的质量、原材料等特点的标志,缺乏特征的。
2021年1月28日,华为公司向商标局分别在29个商品类别上申请‘姚安娜’为注册商标。后商标局驳回了华为公司在某些类目的注册申请,当然这也不是最终的结果。华为公司已经向商标评审委员会申请复审,后续可能还会有关于‘姚安娜’商标的诉讼程序。华为公司称这是无奈之举,这么做完全是为保护姚安娜的合法权益。因为在华为公司之前,已有7个自然人(法人)申请注册‘姚安娜’商标,最早是林泽龙于2018年12月6日申请‘姚安娜’商标在第25类和第35类为注册商标。
类似林泽龙的做法,更有名的是‘林书豪’商标案例。林书豪本人是在2012年2月4日在纽约尼克斯战胜新泽西网队的比赛中得到25分,5个篮板以及7次助攻而一战成名。成名之后,‘林书豪’商标预估的最高价值1亿元。之后大家才发现日升公司早已在2010年7月28日用4460元向商标局申请注册了‘林书豪’商标。但如此富有商业远见的注册商标,最后仍然被商标局撤销。
所以虽然商标法没有明确规定不能使用人名申请注册商标,但用人名申请商标,囤积获利,确实有较高的法律风险。首先法律规定自然人享有姓名权,另一方面,使用有一定影响力的人名做注册商标,在现行的法律规定和司法实践中一般会被认定构成侵权,已注册的商标也很大概率会被撤销。毕竟最高人民法院审理的‘乔丹’商标案件的判例像一座大山摆在那里。
在迈克尔.乔丹和国家工商行政管理总局商标评审委员会,第三人乔丹体育股份有限公司商标争议行政纠纷案件中,尽管乔丹体育股份有限公司2001年就获准注册‘乔丹’商标,经多年发展,公司业绩顶峰时,年营业收入将近30langleoverlineZ,,,单央视的广告投入就7000万,净利润超5!/overlinecalZ_circ。年10月,迈克尔.乔丹提出撤销‘乔丹’商标的申请及后续的诉讼,国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京市中级人民法院、北京市高级人民法院三级行政和司法机关均驳回了迈克尔.乔丹的撤销请求。后迈克尔.乔丹申请再审,2016年12月,最高人民法院判决撤销上述三级行政及司法机关的裁定和行政判决书,并判决商标评审委员会对‘乔丹’商标重新作出裁定。最高人民法院认为乔丹公司对‘乔丹’商标的注册具有明显主观恶意,维护此种市场秩序或商业成功,不仅不利于保护姓名权人的合法权益,而且不利于保障消费者的利益,更不利于净化商标注册和使用环境。这让乔丹公司对‘乔丹’商标15年的推广、宣传和企业本身的商誉积累付诸东流。‘乔丹’案件之后用姓名注册商标,囤积商标,待时机出手获利的操作如刀口舔血,所以‘姚安娜’并不是一个好商标。给商标注册人的建议是商标尽量原创,按需注册,不要抱侥幸或投机心理。
“ohmygod, 买它买它”能成功注册为声音商标?
声音能作为注册商标是2014年5月1日我国商标法第3次修改后才可以的。而在之前,国外已有比较有名的声音商标:苹果电脑的开机声音、米高梅的狮子吼,在我国商标法修改后,腾讯公司的QQ提示音也成功注册为声音商标。2020年4月,上海佳妆电子有限公司申请注册李佳琦的“ohmygod 买它、买它”为声音商标,商标局裁定驳回,理由是不具显著特征。如果佳妆公司不服商标局的裁定,那救济途径如下:
1.佳妆公司在收到裁定15天内可向商标评审委员会申请复审(事实上,佳妆公司也已经申请了复审)。商标评审委员会需在收到复审申请之日起9个月内作出决定;(特殊可申请延长3个月)2.如佳妆公司仍不服复审决定,收到商标评审委员会的决定通知收后,一个月内,可向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼(腾讯公司的QQ提示音在这一程序才确认成为注册商标);3.如佳妆公司仍不服北京市第一中级人民法院的判决结果,可在收到判决之日起15日内向北京市高级人民法院上诉;4.如佳妆公司仍不服高院的判决结果,可在6个月内向最高人民法院申请再审(‘乔丹’商标案件到这一程序才支持迈克尔.乔丹的撤销请求)。所以,李佳琦的声音能否成为注册商标,可能会要较长的时间才能确定。但个人认为‘ohmygod 买它、买它’过于口语化,缺乏特征,难以成功申请为声音商标。但如果最后这个声音成功注册商标,那他人重复说这句话用于商业目的可能会被控侵权。
他人使用注册商标一定构成侵害商标专用权?
实务中如果有使用他人的注册商标而被控侵权,以下常见的抗辩理由是成立的。
1.一般的注册商标不受跨类别保护;他人在商标注册人未注册的商品类别上使用其注册商标不构成侵害商标专用权,比如他人将注册在第39类的‘伊斯纳德’商标使用在第29类的餐饮企业的经营上就不构成侵害商标专用权;
2.在先使用原则;《商标法》第59条第3款和《商标法》第32条均规定了商标的在先使用原则,即被控侵权人在商标注册人申请注册前已经使用注册商标的,可以在原范围继续使用,注册商标人无权干涉;
3.《商标法》第32条的后段部分规定他人不得以不正当手段抢注他人已经使用且有一定影响的商标;即如果被控侵权人在商标注册人申请注册商标前已经使用注册商标,且该商标已经有一定影响力,那被控侵权人不仅可以继续使用商标,还可以向商标局申请宣告注册商标无效。但被控侵权人需要举证涉案商标有一定影响力,这可能是一个比较难的实务问题,在前述代理的‘伊斯纳德’商标案件中,我方有引用该条抗辩,法院以涉案商标有影响力的证据不足,没采信我方的观点;
4.注册商标后超过3年不使用的;商标法第64条和商标法第49条第2款均规定了这一原则。商标注册人注册商标后超过3年未使用的,他人使用该注册商标不需要承担赔偿责任,且任何企业或个人可以向国家知识产权局商标局申请撤销该商标。这是商标法注册即取得制度下隐含的另一含义:申请注册商标应以使用为目的,不应以抢注他人商标坐收渔利,或侵占公共资源、囤积商标伺机牟利为目的,否则商标局不予以(注册)保护。如果有收到如下文件。
除以上抗辩理由以外,如果注册商标本身不具有合法性,或者存在被宣告无效或应被驳回的某些情形,这些情形都可以是被控侵权人抗辩的理由。
商标注册人使用自己的注册商标一定没问题?
即使商标局颁发了商标注册证,也不意味着商标注册人可以随意使用商标,实务中不当使用注册商标构成侵权的常见情形有如下两种:
1.商标注册人未能充分考虑注册商标的使用范围;一般注册商标不受跨类别保护,如果权利人在没有注册商标的类别中使用,可能会侵犯到他人已经存在的商标专用权,比如权利人在第43类餐饮类申请了注册商标,没有在第35类(广告销售类)申请,相反其他人在第35类广告销售类申请了相同的注册商标,那权利人使用注册商标用于广告宣传时会侵害到其他人的商标专用权;所以一般申请注册商标的申请人,会在主要使用的商标类别外,在另外几类可能会使用的类别上也申请注册同样的商标。所以商标局受理的最多的商标的类别是在第35类广告销售类,因为大家认为每个行业都可能需要广告销售;
2.混淆和反混淆;商标局对注册商标的审查是单独对商标本身的形式审查,在商标局看来有所区别的商标,被商标注册人运用到商品或服务中去时,有与他人的商品或服务存在误导相关公众(坐便车)或导致商标无法发挥识别作用的可能。这种情形,按《商标法》第57条第2款的规定,尽管商标注册人使用的是自己的注册商标,但仍然可能会侵害到了他人的注册商标专用权,可能同时会违反《反不正当竞争法》第6条的相关规定(经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。)实务中这种案例非常多,新疆古域酿造厂和新疆第一窖古城酒业有限公司侵害商标权再审审查纠纷一案中,法院认为前者多款‘古域’酒的外形与后者的‘古城’酒的外形相似,容易给相关公众造成混淆,这种混淆是古域公司有意‘乘坐便车’。所以最高人民法院认为拥有‘古域’商标的新疆古域酿造厂侵害古城公司的商标专用权,并且违反反不正当竞争法的相关规定;另一个有名的反混淆的案例是小米公司侵犯商标权。浙江省高级人民法院二审判决:小米公司在相同或类似商品使用了与联安安防公司的‘MIKA米家’商标相近似的‘米家’商标,容易引起相关公众混淆,构成对联安公司注册商标专用权的侵害。
所以商标注册人在注册前也应对已有注册的商标进行检索,避免侵入到他人已注册商标专用权的领域。
商标领域可以随意打擦边球?
海底捞公司起诉河底捞侵害商标专用权和不正当竞争纠纷,长沙市天心区人民法院驳回了海底捞公司的诉讼请求。因为法院认为无论从招牌、菜单、价格、店内装修还是餐食类型方面进行对比考量,河底捞并未有与海底捞产生混淆的情形,不会误导相关的消费者。
基于实务中法院对于此类情形的态度,加上商标注册的便利和低成本,围着知名商标打擦边球的注册商标申请数不胜数,‘今日油条’、‘dilidili’、‘饼多多’等等。而海底捞公司在此案中被驳回诉讼请求后,一气之下,新增了多条商标信息,包括‘池底捞’、‘海底捡’、‘三每底手劳’等等。
那海底捞与海底捞案件的判决结果是否意味着他人可以毫无忌惮地注册并使用类似商标?其实不一定,使用打擦边球注册的商标,几乎是游走在法律的边缘,是否会构成商标法中的混淆而被认定侵权,往往在法官一念之间。商标的初衷是商品的识别标志,知名商标的由来是相关公众对商品的认可,是对经营者多年合法经营、宣传和商誉积累的认可,是商品成就了商标,而商标成就不了商品。法律条文不尽完善,但实务中,司法机关的态度永远是保护诚实信用的经营者,打击投机取巧的投机者。
商家销售侵犯注册商标专用权的产品是否构成侵权?
商标法第57条第3款销售侵犯注册商标专用权的商品的,属于侵害商标专用权。这是实务中出现非常多的一种侵害商标专用权的情形。在成为律师之前,我做销售的时候,认识一个文具店的老板,他店内有售卖几个‘大嘴猴’商标的文具、玩具产品,后来被‘大嘴猴’商标的注册人起诉到了法院,在原告律师团队的专业恐吓下,文具店老板选择破财消灾,自愿向赔偿原告8000元,调解结案。
但实际上,《商标法》有专门针对销售商赔偿责任豁免的规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。该条款与民法保护善意第三人的法理一脉相承。在已公布的绝大部分针对类似商家的侵害商标专用权的案件中,商家能提供收据证明合法取得,说明提供者,一般会被免除赔偿责任。比如,在‘米家’商标案件中,京东作为商家是免责的。
但如果商家明知是侵害商标权的商品仍然售卖是构成侵害商标权的。实务中,法院认为商家对所进货并售卖的产品有一定的审查义务,并且商家也具备基本的审查能力,所以法院会依据侵权商品和权利商品的比对,商家的进货价格等其他因素来推定商家是否明知所售卖的商品为侵权商品。商家售卖下图产品,构成侵权的概率是很高的。
被法院认定侵害商标专用权要赔多少钱?
《商标法》(2019年修正)63条规定了侵犯商标专用权赔偿数额的适用标准,在商标侵权案件中,一旦法院认定侵权,法院会依次适用以下标准确定赔偿数额:
1.首先法院会考虑以商标注册人因被侵权所受到的实际损失作为赔偿数额;
2.其次,如果商标注册人的损失难以确定的,法院会以侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额;
3.以上两者都能以确定的情况下,法院会参照该商标的许可使用费的倍数合理确定赔偿数额;
4. 对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,法院在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额;(惩罚性规定)5.如果权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费都难以确定的,法院会根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿;(2013年版《商标法》该条款规定的是三百万以下的赔偿)6.赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。商标法的司法解释进一步说明,制
止侵权行为的合理开支包括:委托代理人调查、取证及合理的律师费。
小米通讯公司的‘米家’商标侵权案件中,一审法院判决小米公司赔偿联安公司1200万元,而二审法院判决酌定小米公司赔偿300万元。二级法院的判赔逻辑如下:
1.一审法院判决赔偿金额是以小米公司因侵权所获得的利益确定的。一审法院的计算逻辑大致:小米公司提交的被诉侵权期间内销售的侵权商品总额大概9个亿,一审法院对此予以认可;对于销售的毛利润率,一审法院认为没有中间商,合理推测毛利润为销售价的|30%;小米公司提交委托案外人所做的评估报告,拟证明侵权行为对其利润的贡献率为10.71%,一审法院对10.71%利润贡献率不予认可;最终一审法院酌定侵权标识对小米公司的利润贡献率,认定小米公司应承担赔偿金额1200万(利润贡献率在4.5%左右);
2.而二审法院认为,反向混淆的情况下,小米公司的经营、推广能力明显强于商标权人联安公司。小米公司基于其自身商誉、商品固有价值获得的利润,联安公司无权进行索赔。小米公司被诉侵权产品的利润与被诉侵权行为之间欠缺直接因果关系。所以二审法院认为以小米公司的获利计算赔偿金额的依据不足,而联安公司因被侵权受到的实际损失难以确定,涉案商标又无合理的许可使用费可参考。所以二审法院适用法定赔偿,酌定小米公司赔偿;300万元及制止侵权行为所支付的合理开支。(这是《商标法》(2013年版)许可范围内法院可适用的顶格赔偿金额。2019版《商标法》将法院可酌定的赔偿金额上调至500万。)如果小米的案件发生在新的商标法生效之后,那小米公司可能会判赔500万。个人认为二审法院判决的赔偿金额更有说服力。反混淆的情况下,侵权人的获利往往是因为自己的实力和商誉,而不是因为侵权行为,所以适用上述第二小条来计算赔偿数额缺乏依据。
实务中,绝不大部分的商标侵权案件中权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费都是难以确定。所以绝不部分的赔偿金额都是法院综合考虑注册商标的知名度、侵权行为的规模、性质、后果、侵权人的主观恶意,在权利人制止侵权行为所支付的合理开支和被控侵权人的赔偿能力之间酌定赔偿金额。所以法院判决大多如下图。
商标维权,如何是好?
首先得保证自己的商标是合法有效,仍处在保护期内。这里最重要的是商标注册成功后在三年内,商标注册人是否有商标法意义上的使用商标。商标法关于使用的规定:将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
需要注意的是以下使用商标情形不能算是商标法意义上的使用:
1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;
2.未在公开的商业领域使用;
3.仅作为赠品使用;
4.仅有转让或许可行为而没有实际使用;
5.仅以维持商标注册为目的的象征性使用;
6.商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标,同样不能视为对其注册商标的使用。
在确认自身的商标权利合法有效后;需要审查对手的使用情形是否构成侵害商标权(如果自身无法确定,可以寻求律师的帮助);确认对手侵权事实后,第一是假固定对手侵权的证据(可能需要做证据保全,以免侵权证据消失);最后提起诉讼。这是在有发现侵权事实的情况下通常的做法。
那在没有发现侵权情形的情况下,如何做商标维护?(文字商标)
我团队是深圳一家知名餐饮企业的法律顾问,该餐饮企业最早于1998年在第43类餐饮类申请注册商标,后陆续在第35类、第42类、第30类、第29类注册商标,注册商标一直沿用至今,已注册商标也是企业字号的核心部分。(非驰名商标)上半年,我们团队进行过一次商标维护。
1. 通过企业登记信息网站(企查查、企信宝等)在全国范围内查询使用了注册商标的作为企业字号的单位,并筛选与我们自己行业相同的企业;(一般都是用企业名称的显著识别部分用作宣传和标识使用)
2. 通过高德地图、美团、淘宝等平台网站搜索注册商标文字,查找哪些单位使用注册商标在互联网做宣传,售卖等行为;在平台上可能也会有商家单位的营业执照等一些更详细的信息,甚至能从商家上传的照片找到侵权的直接证据,这可以与在企业登记信息网站上查找的企业对应补充。
3. 对于上述查找的可能侵权的单位逐一发送律师函;对于能确定比较明显或严重的侵权行为,可以现场取证,然后起诉;
上述操作是有效果的,我们合计发送律师函20份,收到回馈10个左右,并且10个中有8个愿意更改。
驰名商标的意义?
《商标法》第3条第2、3款给予了驰名商标跨类别保护的法律依据,跨类别保护:比如‘伊斯纳德’商标被认定为驰名商标,虽然它只在第35类和第39类申请了注册商标,但他人将商标用于第43类餐饮企业经营,同样会构成侵权。《商标法》第58条规定将驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公
众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。可见,立法者给予了驰名商标更大范围、更全面的保护。
《驰名商标的认定和保护规定》第3条规定了可以提交申请认定商标驰名的证据材料:1.公众对商标的知晓程度材料;2.商标持续使用的材料;3.商标宣传的材料;4.商标作为驰名商标受保护的记录;5. 商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。由此看出,驰名商标的认定也不以注册商标为前提,立法者保护商标的在先注册权,但更侧重保护经营者多年诚信经营、合法宣传、积累商誉所付出的努力。
驰名商标认定有三个原则:个案认定原则、被动认定原则和援引认定原则。即在个案中,申请人要主动申请评审委员会(商标局)或者法院给予驰名商标的认定和保护,相关权力机构才有可能给予申请人驰名商标的认定和保护。然后前案有作为驰名商标受保护记录对后案重新申请驰名商标认定和保护有重要的参考价值。
首次申请认定驰名商标对经营者或企业发展来说是很重要的一步。这不单单意味着获得更大力度的商标上的保护。驰名商标更意味着较高的品牌知名度和美誉度,可以进一步提升企业的品牌形象,是企业巨大的无形资产。
商标的地域性和《保护工业产权巴黎公约》、‘马德里体系’有什么关系?
在上述‘伊斯纳德’商标的案例中,‘伊斯纳德’商标在香港注册的时间早于在‘大陆’的注册时间。有人建议,用香港的公司授权深圳市伊斯纳德科技有限公司在大陆使用‘伊斯纳德’商标,从而避免构成侵害B名下公司的商标专用权。但当然是不行的。因为商标和专利一样是有地域性的。《保护工业产权巴黎公约》的第三条原则:专利、商标的独立原则。各成员国授予的专利权和商标专用权是彼此独立的,各缔约国只保护本国授予的专利权和商标专用权。而‘马德里体系’(包含《马德里协定》和《马德里议定书》)是对《保护工业产权巴黎公约》关于商标注册部分的一个补充,根据协定规定,须先参加《保护工业产权巴黎公约》,才能成为‘马德里体系’的成员国。中国于1985年成为《保护工业产权巴黎公约》的成员国,1989年加入‘马德里体系’。所以中国自然人、法人或者在中国有实际经营场所的主体受上述协议约定的保护,同时也受协议约束。
那商标如何获得更大范围或者说获得其他主权国家、组织的保护?依据是什么?依据《保护工业产权巴黎公约》国民待遇原则:其成员的国民在保护工业产权方面享受与本国国民同样的待遇及优先权原则:成员国的国民向一个缔约国提出专利申请或注册商标申请后,在一定期限内(发明、实用新型规定为12个月,外观设计、商标为6个月)享有优先权。可能大家觉得一个美国人在中国申请的注册商标受中国法律保护是理所当然,但这一理所当然确实是由巴黎公约所约定的。相比巴黎公约的优先权原则,‘马德里体系’提供了更好的操作指引。‘马德里体系’成员国的公民要注册国际商标,不需要单独向每个国家的商标管理部门去申请注册商标,而是可以直接通过国家商标局向国际商标局申请办理商标国际注册事宜,自该商标国际注册之日起,与该商标在该缔约方主管局直接注册的效力相同。‘马德里’体系提供的操作方式,只需申请人向所在国的商标管理部门申请一次,使用一种语言,交一次费用,一年内可以办理完成。但相比单独注册,马德里注册商标的风险和稳定性会差一些。所以2019年国内的马德里商标国际注册申请量是6500件左右。相比一般的商标注册,国际注册申请量比例是很低的。
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